¿Sabes por qué es importante proteger tus Marca? | Finutive Blog

¿Quieres proteger tus activos de Propiedad Industrial?

¿Qué es una marca?

Una marca es un signo que permite a los empresarios distinguir sus productos o servicios frente a los de los competidores en el mercado. En este sentido, cabe destacar que un error común es la asimilación entre marca y denominación social. La principal diferencia radica en que la denominación social tiene la función de identificar al sujeto responsable de las relaciones jurídicas, mientras que la marca tiene como función esencial el reconocimiento por parte del público objetivo de los productos y/o servicios a un origen empresarial concreto. Un símil representativo de lo antedicho es la asimilación de la denominación social como el “nombre civil” de una persona, y la marca como su “nombre artístico”.

La incidencia que representa lo mencionado anteriormente es que el principio rector de unidad y la prohibición de identidad sustantiva provocan que la denominación social sea única, no permitiendo apelativos similares; mientras que este principio en las marcas es un tanto más laxo, permitiéndose explícita o tácitamente marcas similares.

En un mercado cada vez más competitivo, se hace fundamental, cada vez más, una diferenciación de los productos y/o servicios ofertados por el empresario, con la peculiaridad de que estos deben ser fácilmente identificables para el consumidor, haciendo que este último reconozca el origen empresarial de los mismos. Para ello, el registro de marca surge como instrumento fundamental para llevar a cabo la labor mencionada.

Derechos que confiere el registro

Antes de desmenuzar el proceso de registro, cabe tener en cuenta las siguientes consideraciones sobre las ventajas que constituye el registro de marca y las posibles consecuencias de su no registro. Entre las primeras encontramos:

  • Poder hacer uso exclusivo del signo, pudiendo requerir la retirada del mercado de productos y/o servicios identificados con un signo idéntico o similar posterior, usado para productos y/o servicios similares.
  • Prohibir el registro de denominaciones sociales idénticas al signo.
  • Prohibir el uso del signo como nombre de dominio.
  • Identificación del producto y/o servicio con un origen empresarial concreto.
  • Tenencia propietaria de un valor intangible, pudiendo verse el mismo revalorizado en el tiempo debido a su reputación, imagen y conjunto de cualidades que asocia el consumidor a la marca.
  • La posibilidad de realizar negocios jurídicos con la marca, tales como su cesión parcial o total y la realización de franquicias.
  • Ejercer la facultad de oponerse a registros similares o idénticos que puedan causar confusión en el público objetivo.

Entre las segundas, esto es, los posibles perjuicios surgidos por el no registro, encontramos:

  • Que la marca usada sea registrada por un tercero, ejerciendo los derechos conferidos por el registro, teniendo como consecuencia la retirada de del mercado de productos y/o servicios identificados por el signo en liza y deviniendo infructuosos los esfuerzos publicitarios ya realizados, debiendo empezar de nuevo con un signo diferente.
  • La confusión por parte del público objetivo del origen empresarial de los productos y/o servicios, como consecuencia de la aparición de empresarios competidores que usan signos idénticos o similares.
  • La ocupación del dominio.
  • La imposibilidad de franquiciar con todas las consecuencias dimanadas de derecho.

Hay mecanismos de defensa ante el registro de una marca idéntica por parte de un tercero si nosotros la hemos usado en el tráfico comercial con anterioridad. No obstante, se debe demostrar mala fe por parte del que realiza el registro (no siendo esto siempre posible) y elevando los costes de forma considerable en comparación con la realización del registro, ya que los mencionados mecanismos se ejercitan mediante proceso judicial.

El proceso de registro

En primer lugar, se debe definir el territorio en el cual se van a comercializar los productos y/o servicios identificados con el signo, pudiendo ser España (marca nacional), la unión Europea (marca comunitaria) o terceros países (marca internacional o marcas nacionales en los países destinatarios).

Una vez definido el territorio, y antes de realizar un registro se recomienda el previo estudio de signos idénticos o similares en el mercado, así como de las actividades que realizan, con el fin de prevenir suspensos de fondo, esto es, que un tercero se oponga a la marca a registrar. Este hecho provoca una paralización del proceso de registro hasta la resolución del suspenso que, en caso de ser favorable, continuará el registro si el tercero no presenta recurso de alzada a la antedicha resolución del recurso, o se denegará en caso de la desestimación de las pretensiones contempladas en el escrito de contestación al suspenso. Por lo que se puede deducir, el estudio disminuye sustancialmente las posibilidades de recibir una oposición, pero no las erradica, ya que la interposición de la oposición es una facultad inherente del tercero, pero no nuestra. A este estudio nosotros lo hemos llamado Informe Preliminar.

Una vez realizado el estudio previo, cabe definir las actividades a proteger. La incidencia que ello tiene es sustancial, debido a dos motivos diferenciados, por un lado se previenen suspensos de forma, esto es, correcciones que debe realizar a la solicitud el interesado, ya que, en el supuesto que estas no se realicen se entiende que se abandona el proceso; y por otro lado, reducir el riesgo de recibir una oposición, al haber definido correctamente las actividades. Así mismo, se debe adaptar el contenido jurídico-administrativo de las actividades a proteger a la realidad económica de la empresa, esto es, que las actividades a proteger deben ser las que la empresa ejerza o vaya a ejercer en un horizonte temporal inferior a 5 años, puede incurrir en sanciones o, incluso, la retirada de la marca del mercado.

Ya definido el territorio, realizado el estudio e identificado las actividades a proteger, el siguiente paso es la solicitud de registro. En este punto cabe definir la dicotomía existente entre solicitud y registro. La solicitud es la petición a la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) por la cual se demanda la inscripción de la marca; mientras que el registro es el que confiere los derechos expuestos con anterioridad, sin perjuicio de que antes de que este suceda se pueda usar en el comercio la marca solicitada. El periodo que transcurre entre un hecho y otro puede durar hasta seis meses, siempre y cuando no se reciba ningún suspenso.

Como última consideración, dejamos respuesta a una pregunta habitual de los clientes: ¿Se puede modificar el logo registrado?

Es habitual el uso de modificaciones de la marca dependiendo de decisiones estratégicas o estéticas ejercidas por los empresarios. Ahora bien, para que las mencionadas modificaciones no afecten a los derechos conferidos por el registro, se debe considerar los criterios utilizados por la jurisprudencia para determinar si la marca en uso es equivalente a la registrada.

En primer lugar, las adiciones son admisibles si es elemento que se añade no es dominante ni sustancialmente diferenciador, esto es, añadir “abogados” a la denominación de un despacho de abogados o “arquitectura” a una denominación de un estudio de arquitectos.

En segundo lugar, las omisiones son admisibles en los mismos términos que el apartado anterior, esto es, un despacho que contenga “abogados” puede retirarla por fines estéticos o publicitarios, siendo de igual manera con el estudio de arquitectos.

Por último, las modificaciones de colores son siempre admisibles si no afectan a la distintividad de la marca. El ejemplo común es, una marca registrada en negro con fondo en blanco, puede usarla en de forma inversa, siendo el fondo negro y las líneas blancas.

Como puedes observar, el registro de marca constituye un instrumento sustancial para la protección de los productos y/o servicios que comercializas, así como para la consecución de otras fuentes de ingresos mediante franquicias.

Desde Finutive te apoyamos y asesoramos en todo el proceso de registro, pudiendo así contar entre tus activos de un intangible que proteja tus acciones comerciales y publicitarias. 

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¿Qué es un diseño industrial?

 Entendemos por diseño, en el ámbito de la Propiedad Industrial, la apariencia u ornamentación de un producto, o una parte específica de este, que cuenta con distintividad visual suficiente para hacerlo diferenciado en el comercio. En el diseño industrial no se tiene en cuenta las características técnicas o funcionales del mismo. En otras palabras, el término se refiere exclusivamente a la apariencia del objeto en cuestión. 

El diseño reviste importancia en una gran diversidad de sectores, desde moda, juguetes, deportes, hasta desarrollo web. Así mismo, podemos encontrar la significancia descrita en el embalado y empaquetado de los productos.

Por consiguiente, en un mercado en el cual cada vez es más necesaria la diferenciación de los productos, dada la competitividad del mismo; el diseño industrial se constituye como pieza fundamental a la hora de la protección de la creatividad distintiva del producto.

¿Por qué registrar un diseño industrial?

El diseño industrial añade valor al producto, pudiendo ser el motivo principal de adquisición del producto. En este sentido, lo ilustramos con las razones por las cuales registrar un diseño industrial, obtenidas por la OAMI (hoy la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea:

>> Fuente: OAMI, Estudio prospectivo sobre la demanda de registros de dibujos y modelos en la Unión Europea (2002).

Así mismo, el registro confiere el derecho de uso exclusivo a su titular, impidiendo su uso a terceros y adquiriendo el monopolio de su explotación. Así mismo, da la posibilidad de cederlo a cambio de un precio o licenciarlo, pudiendo ser una fuente de ingresos pasivos.

El registro confiere los derechos mencionados durante un periodoperido de 5 años, siendo renovable hasta 25 años a contar desde el mencionado registro.

¿Qué requisitos se deben concurrir para registrar un diseño industrial?

En la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, encontramos que se deben cumplir los siguientes requisitos:

  Novedad, esto es, que no se haya puesto un diseño idéntico a disposición del público antes de la fecha de solicitud

  Carácter singular, siendo el mismo, a grandes rasgos, la situación en la que un consumidor sea capaz de diferenciarlo de los otros diseños registrados.

Cabe destacar en este apartado, la incursión del mundo digital al diseño industrial, que posibilita la protección bajo esta figura de iconos de programas, aspecto de sitios web, símbolos gráficos y caracteres tipográficos, etc.

Como ejemplo, proponemos los siguientes, facilitados por la EUIPO:

– Iconos informáticos RCD 003001494-0002

– Partes de productos RCD 229752-0001 

– Diseño web RCD 003465632-0001

– Envase de productos RCD 002710731-0001

>> Fuente: EUIPO

Confidencialidad antes del registro

Como se ha destacado en puntos anteriores, uno de los requisitos para el registro es la novedad. Un diseño hecho público mediante publicidad puede dejar de considerarse nuevo y no recibir dicha protección, recayendo en dominio público. Por ello, en este sentido, recomendamos encarecidamente la espera previa al registro y, en el supuesto de tener que contar con personas ajenas a la organización, firmar acuerdos de no confidencialidad, conocidos por sus siglas en inglés como NDAs.

Como puedes observar, el registro del diseño industrial constituye un instrumento primordial para la protección de la apariencia de los productos que comercializa la empresa en el mercado.

Desde Finutive te apoyamos y asesoramos en todo el proceso de registro, pudiendo así contar entre tus activos de un intangible que proteja tus productos y las acciones comerciales y publicitarias realizadas.

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